제2장 산업재산권의 취득 절차

제1절 특허, 실용신산의 출원 및 등록

1. 특허출원

가. 개요

브라질의 특허제도 : 선출원주의, 서면주의, 심사주의 채택

실제 발명 시점과 상관없이 최초 출원한 자만이 특허 받을 수 있음. 서류(명세서, 도면 및 청구항)에 의해 권리 부여되고 심사에 의해 권리 발생

출원서류에 하자가 있을 시 30일 이내 보완 가능. 또한 특허제도는 개량발명에 대해 우선권주장출원과는 별도로 추가증명서 제도를 채택하고 있으므로 발명의 특성에 맞게 출원 종류를 선택하는 것이 중요

나. 출원의 종류

(1) 정규출원

정규출원 : ① 특허출원 : 브라질 산업재산권청에 직접 출원, 출원 수수료와 서류를 산업재산권정에 제출, 방식심사를 통화함으로써 출원일 인정받게 됨. 출원 수수료 및 서류를 산업산권청에 제출 후 방식심사를 통과함으로써 출원일 인정 받게 됨

②국제출원 : PCT(특허협력조약: patent Corporation Treaty)에 따른 것으로 국내 단계로 진입한 출원.

(2) 우선권주장출원

기초 출원이 국내 출원인지 타국 출원인지에 따라 국내 우선권주장출원과 파리 조약에 의한 우선권주장출원이 있음 이 둘 모두는 기초출원일로부터 1년 이내에 출원되어야 함.

① 파리 조약에 의한 우선권주장출원 : 기초출원은 브라질과 협약이 체결된 나라 또는 국제기관에 대하여 된 출원임. 우선권 주장은 출원시 하여야 하며 60일 이내 우선권주장 보충 가능함. 우선권주장은 출원번호, 출원일, 명칭, 명세서, 청구항, 및 도면을 포함하는 것으로 원출원국에서 교부한 적절한 서류에 의해 증명되어야 하고 당해 서류는 출원에 관한 식별 정보를 포함한 출원 증명서 또는 동등의 서류의 번역문을 첨가해야 함. 상기 서류를 출원시에 제출하지 않은 경우에는 출원일로부터 180일 이내에 증거서류를 제출해야하며 PCT에 따른 국제출원의 경우 위 번역문은 국내단계의 개시일로부터 60일 이내에 제출해야함. 우선권이 양도된 경주에는 관련서류를 출원일로부터 180일 이내 또는 국내 단계의 개시일로부터 60일 이내에 제출해야 하며 우선권 주장을 수반한 출원의 경우 조기공개 청구시에는 우선권 증명서를 첨부하여야 함.

② 국내 우선권주장출원 : 특허출원으로 우선권주장을 수반하지 않고 최초로 브라질에서 출원하여아직 공개되지 않은 경우에는 동일한 출원인 또는 승계인이 1년 이내에 동일한 내용에 대하여 브라질에서의 후출원에 대하여 우선권을 주장할 수 있음. 이 경우 우선권은 선출원에 기재된 내용에 한애 인정되며 추가된 새로운 내용에는 영향을 미치지 않음. 국내 우선권주장출원의 경우 그 기초출원은 종국적으로 취하 간주되고 분할출원은 국내 우선권주장출원의 기초출원이 될 수 없음.

(3) 분할출원

특허출원이 둘 이상의 발명을 포함하고 있는 때에는 그 출원에 대한 심사가 종료할 때 까지 출원인의 신청 또는 직권에 의하여 둘 이상의 출원으로 분할할 수 있음. 분할출원은 최초출원에 명확하게 언급되어 있고 최초출원에 기재된 내용의 범위를 넘지 않아야 하며 위반 시 분할출원의 경우 각하됨. 적법한 분할출원의 경우 최초출원의 출원일에 출원된 것으로 보며 최초출원이 우선권주장출원인 경우 그 우선권의 이익을 향유함.

(4) 추가증명서

특허출원 또는 특허된 발명에 대한 개량 발명에 대하여 출원인 또는 특허권자는 추가증명서를 신청 할 수 있음. 추가증명서의 신청은 개량 발명이 진보성이 부족한 경우라도 가능하지만 개량 발명이 원래의 발명과 동일한 발명 개념을 공유하여야 함. 개량 발명이 원래의 발명과 동일한 발명 개념을 공유하지 않는 경우에는 추가증명서의 신청은 각하됨. 또한 출원인은 심판청구 기간내에 적절한 수수료를 납부함으로써 추가증명서 신청을 특허출원으로 변경할 수 있고 이 경우 추가증명서의 신청은 최초출원의 출원일의 이익을 향유함.

다. 출원서류

(1) 출원서류의 구성

출원일을 인정받기 위해서는 산업재산권청이 정하는 조건에 따라 출원서, 명세서, 청구항, 도면, 요약서 및 출원수수료의 납부 증명서의 6가지 서류를 작성하여 산업재산권청에 제출하여야함.

(2) 출원서류의 작성

출원서류에 기재하여야 할 항목이나 서식은 특허시행규칙 제15조에서 정하고 있음.

(3) 출원서류의 견본

① 출원서 : 통상의 특허출원의 출원서에는 출원인(이해관계인), 발명의 명칭, 대리인(대리인이 있는 경우)을 기재함. 브라질의 경우 하나의 양식에서 여러 가지 서류를 제출할 수 있으므로 제출하고자 하는 문서에 표시를 한 후 별지에 제출할 문서를 작성함. 그 외 명세서, 청구항, 요약서에 대한 별도의 양식이 존재 하지 않음. PCT 출원의 국내 단계 진입 시에는 출원인, 발명자, 대리인 및 우선권에 대한 정보만을 기재하며 이 경우 수수료 납부 증명서, 위임장, 우선권 서류, 명세서, 청구항, 도면, 요약서 등은 별지에 첨부함.

② 명세서

명세서는 등록된 경우 권리범위를 판단하기 위한 자료로써 활용되기도 하지만 제3자에게 발명의 내용을 개시하는 기술문헌으로써의 역할도 함. 명세서에는 발명의 구성을 상세하고 명료하게 기재해야 함. 명세서에는 해당 발명의 이해, 조사 및 심사에 도움이 되는 기술 수준을 표시하고 그 기술 수준이 설명되고 있는 문서를 지적하여 기술적 과제를 강조 함. 발명의 목적을 명시하고 기술 수준에 대한 당해 발명의 장점과 기존의 과제에 대한 해결법을 정확하고 구체적으로 설명해야하고 해당 발명과 기술수준과의 차이점을 지적하여 기술적 효과를 분명히 해야 함. 또한 명세서에는 도면을 구성하는 각 도의 종류를 명시하고 도면의 참보전호를 인용하여 당업자가 실시 가능하도록 발명을 명확하고 모순 없이 설명해야 함.

③ 청구항

특허권의 권리범위는 청구항 외에도 명세서, 도면 등을 참조하여 판단되지만 그 중에서도 가장 핵심적인 기준으로써의 역할을 함. 청구항은 1 또는 복수의 카테고리를 가질 수 있으니 복수의 카테고리를 가지는 경우 각 독립항들은 일군의 발명 개념에 관한 것이 아니면 됨. 청구항의 개수는 충분한 개수로 하며 각 청구항은 하나의 문장으로 기재되어야 함. 또한 청구항은 보호되어야 할 부분이 정확하게 정의되어야 하며 불명료한 표현은 피해야 함. 명세서나 도면을 인용해서는 안되며 발명 대상의 조작법, 이점 및 단순 사용방법에 대한 설명도 포함 되면 안됨.

I. 독립청구항

각 카테고리마다 적어도 1개의 독립청구항을 가져야 하며 각 독립 청구항은 1군의 기술적 특징에 대응하고 있어야하며 1개의 카테고리에서 복수의 독립청구항은 해당 발명의 기능에 있어 본질적이고 상호대체적이며 동일한 발명 개념으로 결합된 복수의 특징군을 정의하는 경우에만 인정 됨.

II. 종속 청구항

종속 청구항은 그 청구항이 종속되는 청구항의 특징의 범위를 넘어서는 안되며 이것은 종속 관계를 정확하고 충분히 명기해야 하며 복수의 청구항을 인용하는 경우 택일적으로 기재하여야 함. 또한 다중 종속 청구항은 또다른 다중 종속 청구항의 기초가 될 수 있지만 이 경우 종속관계로부터 생기는 청구항들의 조합이 이해될 수 있도록 구성되어 있어야 함.

④ 도면

도면은 발명의 실시의 형태를 그 구조나 동작을 보다 이해하기 쉽게 구체적으로 표현한 것으로써 도면의 각 부분은 인출선을 이용하여 도면 부호를 부여하고 명세서에서는 이 도면 부호를 이용하여 발명을 설명함. 도면에는 명세서에 나타난 모든 도면 부호가 사용되어야 함. 금속 조직 구조와 같은 시각적으로 표현할 수 있는 경우에만 도면 대신 사진 제출 가능하여 사진은 특허권의 존속 기간 동안 그 품질이 지속되는 것이여야 하며 도면은 상단 2.5~4cm, 좌측 2.5~3cm, 우측 1.5cm, 하단 1cm의 여백을 두며 도면의 상부 중앙에는 아라비아 숫자로 해당 페이지 번호 및 총 페이지 번호를 1/3, 2/3, 3/3 이렇게 표기해야 함.

⑤ 요약서

요약서는 명세서, 청구항 및 도면의 내용을 요약하는 것으로 해당 발명이 속하는 기술분야, 기술 수준의 과제, 당해 발명에 의한 문제 해결의 요지 및 당해 발명의 주요 용도가 명확하게 이해될 수 있도록 기재되어야 함. 요약서는 발명의 명칭으로 시작되어야 하며 50에서 200단어까지 20행을 넘지 않도록 간결하게 기재하여야 함. 또한 일정한 기술분야에서 검색에 관한 효율적인 선별 수단이 되도록 기재되어야 함.

라. 출원인적격

출원인 적격을 가진 자는 다음과 같음.

(1) 발명자

특허 또는 실용신안의 발명자에게는 그의 재산으로 보장되는 특허를 받을 권리가 주어짐. 따라서 특허를 받을 수 있는 권리는 최초에 발명자에게 주어지며 발명자는 자연인이며 법인은 될 수 없다.

(2) 승계인

발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자는 출원인 적격을 가지며 승계인에는 상속자와 양수인이 있음. 양수인은 자연인,회사 국가 일수도 있으며 브라질의 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하기로 하는 계약도 유효함.

(3) 미성년자

미성년자의 경우 법적 능력이 없기에 직접 출원은 불가능하여 완전한 법적 능력을 지닌 법적 대리인을 통해 출원가능함.

(4) 외국인

외국인은 브라질이 체결하고 있는 국제 협약 또는 조약을 기초로 하여 특허 출원 혹은 특허권을 획득할 수 있음. 상호주의에 의해 그 외국인이 속하는 국가에서 브라질의 국민 또는 브라질에 주소를 가지는 자에게 국민과 동일한 조건으로 특허권과 그 외 특허에 관한 권리를 향유를 인정하고 있거나 그 외국인이 속하는 국가에서 브라질이 그 국민에 대해 특허권과 그 외 특허에 관한 권리를 향유를 인정하고 있는 경우 그와 동일한 조건으로 권리를 향유를 인정하고 있는 경우에 그 외국인은 브라질에 특허출원을 하거나 특허권을 획득할 수 있음. 외국인이 외국에 거주하고 있는 경우에는 브라질 내에 거주하고 있는 자격을 갖춘 대리인을 지정해야하며 이 대리인은 당해 특허권의 존속기간동안 계속하여 지정되어 있어야 하며 이를 위반한 경우에는 특허권은 위반시부터 무효가 됨.

(5) 공동발명자

2인 이상이 공동으로 발명을 한 경우에는 각 발명자의 권리를 보호할 수 있도록 그 이름을 표시하고 특정하는 것에 의하여 공동발명자 전원 또는 어느 일방에게 특허가 부여될 수 있음. 즉, 출원을 공동발명자 전원이 할 필요가 없는 대신 출원서에 공동발명자의 이름이 표시하여야 함.

마. 출원절차

(1) 출원서류의 제출

브라질에서는 출원서류를 서면으로 작성해 제출해야 하며 출원서류가 작성되면 출원서, 명세서, 청구항, 도면(필요한 경우), 요약서 및 출원수수료의 납부증명서를 산업재산권청에 제출하되 명세서, 청구항, 도면 및 요약서는 각 3통을 제출해야함. 출원인이 반환받기 위하여 2통을 추가 제출 가능함.

출원서류는 산업재산권청의 사무소 창구에 직접 제출하거나 봉투에 DVP라는 코드를 적어 산업재산권청의 특허부 DIRPA/SAAPAT 앞 등기우편으로 송부할수 있으며 우송된 출원서류는 우송일에 접수된 것으로 봄. 만일 우송일이 토요일 또는 휴일인 경우에는 그 다음 첫 번 째 근무일의 산업재산권청 본청의 접수 업무 종료시에 접수된 것으로 간주함. 출원서류가 산업재산권법에서 규정하는 모든 요건을 충족하고 있는 때에는 그 특허출원은 출원서류가 접수된 날에 출원된 것으로 간주 됨.

(2) 수수료

특허에 대한 절차를 진행하는데 필요한 수수료는 다음과 같음(단위는 BRR)

2. 출원 후 절차 진행

가. 출원공개

특허출원은 출원일로부터 또는 최선의 우선일로부터 18개월지 비밀로 유지되며 그 기간이 지난 후 국방상 이해에 관계된 특허를 제외하고는 공개 됨. 출원공개가 된 경우 특허출원을 특정하는 자료를 포함하여 명세서, 청구항, 요약서 및 도면의 등본을 산업재산권청에서 공중의 이용에 제공함. 또한 출원의 대상의 구현에 있어 필수적인 생물재료가 기탁된 출원이 공개된 경우에는 당해 생물재료는 공중이 입수 할 수 있으며 출원공개의 시기는 출원인의 신청에 의해 앞당길 수 있음

나. 정보제공

출원공개로부터 심사 종료시까지 이해관계인은 심사에 도움이 되는 서류 및 자료를 제출 할 수 있으며 제출된 자료는 심사시 심사관에 의해 참고자료로 고려되며 적당한 경우 출원인에게 승인 또는 응답을 요구하는 기술적 의견으로써 첨부됨. 이해관계인에 의한 공중심사를 활성화하기 위해 출원공개일로부터 60일이 경과할 때 까지 심사가 개시되지 않음.

다. 자진보정

출원인은 특허출원 된 사항을 명확하게 하기 위해 심사청구시까지 특허출원의 보정을 할 수 있지만 보정은 출원서류에 최초로 기재한 내용을 넘지 않아야 함.

라. 보상금 청구권

출원공개 후 특허권 발생일까지 발생된 특허 대상에 대한 부당실시에 관해 보상금을 청구할 수 있음. 만일 부당 실시자가 출원공개 전에 그 발명의 내용을 지득하여 실시하는 경우에는 부당실시 기간에 대한 기산점은 실시 개시일이 되며 특허출원의 대상이 기탁된 생물재료에 관한 것일 때에는 보상금 청구권은 그 생물재료를 공중이 입수 가능한 시점 이후에 한해 인정됨. 보상금 청구권은 특허권이 유효하게 발생한 경우에 한해 청구 가능하며 특허권 발생일로부터 5년의 제척기간의 적용을 받음. 또한 보상금 청구권은 특허권에 의해 부여되는 보호의 범위 내에서 인정 됨.

마. 출원의 취하

출원인은 출원일 또는 우선일로부터 16개월 내에 특허출원을 취하할 수 있음. 선출원이 아무런 법적효과를 발생시키지 않고 취하된 경우에는 선출 원 후 최초 출원에 우선권이 부여됨. 한편 취하되거나 포기된 특허출원은 공개 됨.

바. 심사청구

출원인 또는 이해관계인은 출원일로부터 36월의 기간 내에 그 특허출원의 심사를 청구해야 하고 심사청구가 없는 경우 출원은 각하됨. 만일 특허출원이 각하된 후 60일 이내에 출원이 회복의 청구를 하고 지정된 수수료를 납부한 경우에는 특허출원은 회복 될 수 있음.

심사청구가 있는 경우 심사관은 심사청구 순서에 따라 심사를 진행하고 심사에 필요하다고 인정되는 경우 다음의 서류를 출원인에게 요구할 수 있으며 이 경우 출원인은 요구된 서류를 60일 기간 내에 제출해야함.

- 우선권을 주장하고 있는 경우, 타국의 대응 출원에 대한 거절이유, 선행 기술 조사서 및 심사 결과

- 출원에 관한 절차 및 심사를 적정하게 실시하기 위하여 필요한 서류

- 우선권을 주장하고 있는 경우 우선권 서류에 대한 번역문

한편 심사청구서는 앞의 출원서류와 동일함. 즉, 출원서류에 심사청구 항목에 표시를 한 후 제출하면 됨.

사. 우선심사청구

브라질에서는 특별한 경우에 심사 순서와 관계없이 우선하여 심사를 하는 우선심사제도를 두고 있으며 우선심사를 청구할 수 있는 특별한 경우 다음과 같음.

- 출원인이 60세인 경우

- 출원의 대상품이 출원인의 승인 없이 제 3자에 의해 실시되고 있는 경우

- 특허의 등록이 벤쳐 자금을 획득하는 조건이거나 국가 기관으로부터 지원을 얻는 조건인 경우

- 이해관계인이 실시중인 대상물에 관한 특허 출원인으로부터 고소를 당한 경우

3. 심사

가. 개요

산업재산권청은 출원서류를 접수한 경우 그 방식에 관한 심사를 하여 출원일을 부여

실체 심사 결과 법적 요건을 만족한 출원에 대하여 등록에 의하여 특허권이 발생

나. 방식심사

(1) 개요

출원서류가 법에서 정하는 절차적 및 형식적 요건을 구비하고 있는지를 심사하는 것

브라질에서는 라틴어 혹은 외국어로 작성된 출원서류 제출하는 것이 허용

30일 이내에 비공식의 번역문 제출

(2) 효과

출원서류가 법에서 정한 요건을 모두 만족한 경우에는 기록을 편철하고 그 제출일을 출원일로 봄

(3) 불복여부

특허출원 또는 등록출원의 종국적 각하를 명하는 결정, 및 특허출원 또는 추가 증명서를 승인하는 결정에 대하여는 심판청구를 할 수 없음

다. 실체심사

(1) 개요

방식심사를 통과한 출원 중에서 출원심사청구가 된 출원에 대해서는 심사관에 의해 특허받을 수 있는지 여부에 대한 실질적인 심사

(2) 특허출원의 출원서류에 관한 거절이유

명세서에 관한 거절이유와 청구항에 관한 거절이유가 있음

(3) 특허출원의 발명에 관한 거절이유

특허를 받을 수 있는 발명으로서 신규성, 진보성, 및 산업상 이용가능성에 문제가 있는 경우 특허출원 거절이유가 됨

(4) 가속심사

브라질에서는 심사청구가 된 특허출원으로 현재까지 어떠한 심사통지서를 받지 않은 특허출원은 다음의 조건을 만족하는 경우 그 심사가 가속

○ 원출원국가 또는 타국가에서 등록된 특허의 복사본

○ 등록된 청구항에 대한 번역문

○ 브라질에서의 심사청구서의 복사본

4. 심사관의 견해서 및 그 대응방법

가. 심사관의 견해서 작성

견해서가 출원의 비특허성 또는 청구항 내용에 대한 부적절성을 확인하는 것이거나 또는 어떠한 요구를 포함하는 것인 경우에는 출원인은 90일의 기간 내에 의견서를 제출하도록 통지

나. 의견서 및/또는 보정서 제출

의견서를 제출하도록 통지를 받으면 출원인은 지정기간 내에 의견을 개진할 수 있음

다만, 명세서 등의 보정은 최초 출원 명세서 또는 도면에 기재된 범위를 벗어나 새로운 사항을 추가해서는 안됨

다. 출원의 변경

출원인이 그 출원의 종류를 변경하고 싶은 경우에는 서면에 그 취지를 명시하여 산업재산권청에 제출할 수 있음

5. 심사의 종료

실체심사가 종료된 때에는 특허출원을 승인하거나 거절하는 취지의 결정이 내려짐

가. 특허출원을 승인하는 결정

심사결과 거절이유를 발견할 수 없거나, 거절이유를 발견하여 의견서 제출기회를 부여한 후에 출원인이 제출한 의견서 및/또는 보정서에 의해 그 거절이유가 해소되었을 때 심사관은 그 특허출원에 대하여 승인

나. 특허출원을 거절하는 과정

거절이유를 발견하여 그 거절이유를 통지하고 출원인에게 의견서의 제출기회를 주었으나, 의견서 및/또는 보정서에 의해서도 그 거절이유를 해소하지 못한 때, 심사관은 그 특허출원에 대하여 거절한다는 결정을 내림

6. 극방상 이해에 관련된 특허

브라질에서 최초로 행해진 특허출원으로 그 대상이 국방상 이해에 관련된 출원은 비밀취급을 받음

이 경우 관할기관의 명시적 허가가 있는 경우를 제외하고는 외국에 출원하는 것은 금지

7. 종업원 또는 서비스 제공자가 창작한 발명

가. 직무발명

발명이 연구 또는 발명 활동을 목적으로 하여 브라질에서 이행되는 고용계약에 기인하는 경우 또는 종업원의 고용 목적인 직무의 성질에 기인하는 경우 그 발명은 배타적으로 사용자에게 귀속

나. 자유발명

고용계약에 무관하고 사용자의 자원, 자산, 자료, 원료, 시설 또는 기구를 사용한 성과가 아닌 경우에는 종업원에게 귀속

다. 업무발명

업무발명의 경우 사용자에게는 배타적 실시권이 보장되며 종업원에게는 정당한 보상금을 받을 권리가 보장.

8. 실용신안출원과 특허출원의 차이

가. 개요

브라질에서는 특허제도와 별도로 실용신안제도를 운영, 출원 및 심사의 절차는 특허와 동일

나. 실용신안의 대상

신규하고 진보성이 있는 형태 또는 구조를 가지는 물품 또는 그 일부는 실용신안의 대상이 되고 출원시 도면을 필수적으로 첨부.

다. 1출원의 범위

단일의 주된 고안에 관한 것이어야 하며, 단일의 주된 고안은 그 대상의 기술적, 기능적, 및 재질적 단일성이 유지되는 조건에서 서로 다른 복수의 추가 요소 또는 구조적, 형태적 변형을 포함할 수 있음.

라. 실용신안의 진보성

실용신안은 특허에 비하여 그 진보성 판단 기준이 완화

그 기술수준을 고려하여 그 기술분야에서 전문가에게 일반적 또는 통상적이지 않는 경우에는 진보성을 가지는 것으로 간주

마. 변경출원

브라질은 이중출원제도를 채택하고 있지 않으며, 하나의 발명에 대하여 특히 또는 실용신안을 선택하여 하나의 출원을 하여야 함

출원인은 심사청구 기간 내에 적절한 수수료를 납부함으로써 추가증명서신청을 실용신안출원으로 변경 가능

제2절 산업디자인의 출원 및 심사

1. 산업디자인 출원

가. 개요

산업디자인을 창작한 자는 그 산업디자인의 소유권을 인정하는 디자인등록을 받을 수 있음

산업디자인은 양산가능한 물품의 디자인을 말하며 산업디자인제도는 디자인의 창작 가치를 인정하고, 디자인의 소유권을 이정

나. 산업디자인의 보호 대상

(1) 보호대상이 되는 것

물품에 관한 디자인이면, 종류에 상관없이 보호 대상이 됨

물품이란 운반가능한 동산을 의미하며 평면적이거나 입체적이건 상관없음

(2) 보호대상이 아닌 것

물품 자체의 디자인 이외의 것은 보호의 대상이 아님

예) 핸드폰은 보호의 대상이지만 핸드폰 화상은 보호의 대상이 아님

다. 타제도와의 비교

라. 출원서류 

(1) 출원서류의 구성

산업재산권청이 정하는 조건에 따라 출원서, 명세서(필요한 경우), 청구항(필요한 경우), 도면 또는 사진, 대상물의 이용분야, 및 출원수수료의 납부증명서를 포루투갈어로 작성하여 산업재산청에 제출

(2) 출원서류의 작성

출원서류에 기재하여야 할 항목이나 서식은 산업재산권시행규칙 제 11조에서 정함.

출원서류 중 명세서, 청구항 및 도면 또는 사진은 세장을 제출

 (3) 출원서류의 작성

① 출워서

산업디자인의 출원서에는 출원인, 산업디자인의 명칭, 이용분야, 창작자 등을 기재함

그 외에 명세서, 청구항, 도면, 사진 및 이용분야는 별도의 양식이 존재하지 않음

앞에서 언급한 작성 방법에 따라 작성하여 제출해야 함  

② 명세서

산업디자인의 출원서류에서 명세서는 필수적이지 않음. 다만 제출된 도면 또는 사진이 대상물과 그 변형예를 명확하게 특징짓는데 충분하지 않은 경우에만 제출해야함. 명세서는 대상물의 명칭으로 시작하고 그 장식적인 면에 한정하여 기술함. 대상물의 형태를 변형한 경우 주요한 특징을 표시하여 대상물의 변형예임을 명확하게 밝힘.

③ 청구항

도면 또는 사진이 대상물이나 그 변형예를 명확하게 특징짓는데 충분하지 않는 경우에는 청구항을 반드시 제출해야함. 청구항은 하나의 청구항이 하나의 변형예에 대응하도록 변형예 또는 개념과 동일한 개수로 해야 함. 품목세트 또는 유사한 품목에 관련된 대상물인 경우 모든 청구항은 대상물의 명칭 또는 대응하는 대상물로 시작하여야 하며 그 대상물과 관련된 도면 또는 사진의 개수를 포함해 각각의 참조 번호를 직적해야 함.

④ 사용분야

산업디자인의 출원서류에는 그 사용분야를 반드시 표기해야하며 사용 분야의 설명은 명확하게 정의해야 함. 품목세트의 경우 최대 20 품목가능한 대상물들은 동일한 목적을 위해 동일한 독창적인 특징을 가지고 있는 동일한 대상물에 관한 것이 아니면 안 됨. 다른 대상물에 적용될 수 있는 선과 색채들의 장식 패턴의 경우 사용분야에는 해당하는 장식 패턴이 사용되는 상품 또는 상품군을 특정하여야 함. 상품에 적용될 수 있는 선과 색채들의 장식 세트의 경우 동일한 독창적인 특징면을 포함하고 있는 선과 색채들을 최대 20개의 변형예까지 하나의 출원에 포함할 수 있음

⑤ 도면 또는 사진

도면 또는 사진은 명확하고 대상물이 상세하게 나타날 수 있는 축적으로 작성되어야 하고 한 페이지에 여러 개의 그림을 서로 명확하게 분리되도록 해야 함. 삼차원 대상물의 경우 사시도 포함 및 완전한 외관을 위해 필요한 수의 그림을 포함 할 수 있음. 도면과 사진의 그림들은 아라비아 숫자로 번호가 붙여져야 하며 동일한 대상물에 대해 둘 이상의 그림이 있는 경우 대상물에 해당하는 번호 뒤에 소수의 번호를 덧붙여 식별해야 함. 도면 또는 사진은 명세서와 동일한 참조 번호를 가져야 함. 도면 사진에는 아라비아 숫자로 해당 페이지 번호 및 총 페이지 번호를 기재하고 그 사이에 사선을 그어야하며 흑백의 도면 또는 사진의 경우에는 해당되는 색깔의 범위를 제시 함. 도면과 사진의 경우 번호 및 문자는 0.32cm 여야 하고 테두리와 경계는 지워서 안되고 최소한 아래 표의 여백을 두어야 함.

⑥ 우선권 서류

우선권 주장은 선출원 국가, 출원일, 출원번호를 표시하여 출원과 동시에 해야 함. 출원인증서, 도면 또는 사진, 명세서 및 청구항을 포함하는 우선권 서류는 우선권주장출원일로부터 90일 이내에 산업재산권청에 제출해야 하며 만일 이 기간 내에 제출하지 않으면 그 우선권 주장은 효력을 잃게 된다. 또한 출원 인증서에 대한 포르투갈어로의 번역문을 첨부해야 함. 만일 선출원의 출원인이 우선권주장출원의 출원인과 다른 경우에는 우선권의 양도 서류를 우선권주장출원일로부터 90일 이내로 제출 해야함.

마. 출원인 적격

산업디자인등록출원을 하기 위한 출원인으로써의 자격은 창작자와 산업디자인등록을 받을 수 있는 권리를 정당하게 양수한 승계인에 한해 가질 수 있으며 미성년자 및 외국인의 경우 일정한 제한이 따름.

  바. 출원절차

(1) 출원서류의 제출

산업디자인등록출원을 위한 출원서류의 작성이 완료되면 출원서, 명세서, 청구항, 도면 또는 사진 대상물의 사용분야, 출원수수료의 납부증명서를 산업재산권청에 서면으로 제출해야 함. 디자인등록출원 절차에 관해 산업재산권번에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 특허출원에 관한 절차를 준용 함.

(2) 수수료

산업디자인에 대한 절차를 진행하는데 필요한 수수료는 다음과 같음

사. 기타(비밀취급 청구)

출원인은 산업디자인출원을 180일간 비밀로 하여 줄 것을 청구 할 수 있으며 이 경우 비밀취급 기간이 경과한 후에 심사됨. 비밀취급 청구가 있는 경우 산업디자인등록출원은 그 출원일로부터 90일 이내에 취하할 수 있음

2. 심사

가. 개요

산업재산권청은 출원서류를 접수한 경우 그 방식에 관한 심사를 하여 출원일을 부여하고 출원서류의 원본을 특정 번호를 교부해 보관함. 출원일의 부여 및 특정 번호의 교부에 의해 등록공고 등 이후 절차가 진행됨. 또한 산업재산권청은 방식심사시 일부요건만을 심사하여 요건이 만족된 경우 등록공고하고 등록증이 교부됨

나. 방식심사

(1) 개요

방식심사는 출원서나 명세서 등의 출원서류가 법에서 정하는 절차적 및 형식적 요건을 구비하고 있는지를 심사하는 것을 말하며 모든 산업디자인출원에 대해 심사청구의 여부와 관계없이 행해짐. 디자인등록출원이 우선권을 주장하고 있는 경우 출원에 대한 처리는 우선권서류가 제출된 후에 시작 됨. 한편 브라질에서 산업디자인의 출원서류는 항상 포르투갈어로 작성되어야 함.

(2) 심사대상

방식심사에서는 산업재산권법 제 100조(등록받을 수 없는 산업디자인), 제101조(출원서류), 104조(산업디자인의 단일성)를 심사 함.

① 등록받을 수 없는 산업디자인

다음에 해당하는 산업디자인은 등록받을 수 없음.

˚ 미풍양속에 반하고, 타인의 명예 또는 인상을 해치는 디자인, 양심, 신조, 신앙의 자유를 해치거나 또는 존중 및 숭배해야 할 사상 및 감정을 해치는 디자인

˚ 대상물이 통상적 또는 일반적으로 가지고 있는 필수적인 형상, 또는 기술적 또는 기능적 사항에 의하여 본질적으로 결정되는 현상

② 산업디자인의 단일성

산업디자인출원은 단일 대상이어야 하며, 그 안에서 복수 변형이 인정됨.

단일 대상에 대한 복수의 변형물을 출원하기 위해서는 모든 변형물이 동일한 용도를 가지고, 기술수준에 따라 동일하게 현저한 차별성을 띠어야 함. 단, 하나의 출원에 포함할 수 있는 변형물의 수는 20개를 한도로 함.

(3) 효과

방식심사결과 디자인등록출원이 산업재산권법 제100조, 제101조, 및 제104조의 규정을 만족한 경우에는 그 출원은 자동적으로 공고되고 등록이 허여되어 등록증이 교부됨. 만일 제101조, 제104조 규정을 만족하지 못했을 경우, 출원인은 심사관의 요구에 의해 60일 이내에 보정을 하여야 하고, 보정이 없는 경우에는 그 출원은 종국적으로 각하됨. 제100조의규정이 충족되지 않은 경우에는 그 등록출원은 거절됨.

한편, 출원서류가 제101조의 규정을 충족하지 못하더라도 출원인, 산업디자인, 및 창작자에 관한 충분한 내용을 포함하고 있으면 일자가 부여된 영수증이 출원인에게 배부됨. 영수증에는 5일 이내에 충족되어야 할 요건이 나와 있으며, 그 기간 내에 흠결된 요건을 보완하여 산업재산권청에 출원 서류를 제출하면 됨. 요건이 충족된 경우에는 당해 출원은 출원서류 제출일에 출원된 것으로 보고, 요건이 충족되지 않은 경우에는 그 출원은 존재하지 않은 것으로 간주됨.

(4) 불복여부

산업디자인출원의 종국적 각하를 명하는 결정에 대하여는 불복할 수 없음.

다. 실체심사

(1) 개요

방식심사를 통과하여 등록된 산업디자인의 소유자는 존속기간 중 언제라도 신규성 및 독창성에 관한 심사를 청구할 수 있음. 실체심사에서 등록에 부적격 사유를 발견한 경우에 산업재산권청은 실체심사에 관한 견해서를 발행하며, 이를 기초로 직권에 의한 등록 무효절차를 개시할 수 있음. 브라질에서 실체심사는 방식심사에 따라 등록된 산업디자인에 대하여 등록에 대한 안정성을 부여하기 위하여 존재함.

(2) 거절이유

① 신규성

산업디자인은 기술수준의 일부가 아닌 경우에는 신규한 것으로 간주하고, 기술수준은 사용 그 외의 수단에 의해 출원일 전에 브라질 또는 외국에서 공중의 이용에 제공된 모든 것을 의미함.

또한, 브라질에서 행한 특허출원 또는 등록출원으로서 아직 공개되지 않은 내용이 이후에 공개된 경우에는 신규성 판단에 한해서만 출원일 또는 주장된 우선일 이후의 기술수준에 포함된 것으로 보며, 이는 우리나라의 확대된 선출원 제도와 유사함.

한편, 산업디자인은 출원일 또는 주장된 우선일 전 180일 이내에 아래와 같이 해당되는 경우에는 기술수준으로 보지 않음.

˚ 창작자 또는 발명자에 의해 공개된 경우

˚ 창작자 또는 발명자로부터 지득하거나 창작자 또는 발명자가 행한 행위로부터 지득한 발명을 창작자 또는 발명자의 동의 없이 산업디자인등록 출원을 하여 그 내용이 산업재산권청에 의해 공개된 경우

˚ 창작자 또는 발명자로부터 직접 또는 간접으로 지득하거나 창작자 또는 발명자가 행한 행위로부터 지득한 발명을 제삼자가 공개한 경우

② 독창성

다른 물품과는 구별되는 시각적 형상을 가져오는 경우. 이러한 독창성은 공지 요소의 결합에 의하여도 인정될 수도 있음.

(3) 효과

실체심사 결과 산업디자인의 등록에 부적격 사유가 없을 시 등록을 유지함. 그러나, 실체심사에서 등록에 부적격 사유가 있을 시 심사관은 실체심사에 관한 견해서를 발행하며 이를 기초로 직권에 의한 등록 무효절차를 개시할 수 있음.

제3절 상표의 출원 및 등록

1. 보호 대상 및 보호 요건

가. 표장의 정의

상표는 시각적으로 인식할 수 있고 법령에 근거해서 금지되지 않은 식별용의 표지(sign)로 정의되며, 다른 동일 또는 유사한 다양한 원산지의 특정 상품 혹은 서비스를 인식하거나 구별하기 위해서 사용됨.

나. 표장의 종류

(1) 제품표장 또는 서비스표장(product or service mark)

제품 또는 서비스를 출처를 달리하는 동일, 유사 또는 동종인 다른 제품 또는 서비스로부터 식별하기 위하여 사용되는 표장

제3절 산업재산권의 보호

1. 권리행사를 위한 수단

가. 심판(항소)

- 심판(항소)는 기본적으로 제3자에 대한 산업재산권의 출원과 심사에 대한 결정에 대해 불복하는 경우 사용

나. 사법외 통지

- 명의 또는 증명서 등을 첨부해 침해자에게 그 실시가 침해임을 인식시키는 통지

- 목적: 침해자에게 그 실시가 침해임을 인식시킴으로써 쌍방의 합의를 도출, 분쟁을 해결하는 예비 소송 시도

- 침해자와 합의가 이루어지지 않는 경우, 사법 수단에 호소해야 함

다. 사법 통지

- 자신의 권리유지와 보호를 위해 정식적인 절차를 밟고 싶은 산업재산권의 소유자는 서면으로 판사에게 관계자를 소집하도록 요구할 수 있음

- 침해사건의 경우, 이러한 절차의 목적: 사법조치를 위한 필수 조건, 침해자에게 사용을 중지하도록 의무를 지우고 현재 범하고 있는 위반에 관하여 침해자에게 경고

- 사법통지에 대해 소유자는 자신의 경고에 대한 사실과 근거를 표시해야 함. 판사틑 통지에 대한 결정을 내림

- 사법통지의 경우, 통지에 대한 결정을 내리는 것만을 부담 지우므로 그 통지에 따라 행동할 것인지는 침해자의 의사에 따름

라. 수색과 압수의 민사 소송

- 이 소송은 재판 이전에 한 쪽의 권리에 대하여 회복이 곤란한 피해를 입힐 염려가 있을 때 주요 소송 전 또는 경과 중에 취할 수 있는 경고적인 조치임

- 판사는 침해된 특허, 산업디자인, 표장의 특징이 사용된 모든 제품, 포장, 카탈로그, 광고에 대해 수색과 압수를 결정할 수 있음

- 이 경우, 산업재산권의 소유자는 침해의 확실한 증거와 함께 경제적 손실과 산업재산권의 이미지에 회복할 수 없는 피해를 입을 것을 나타낼 필요가 있음

마. 통상의 민사 소송

- 사업재산권의 소유자가 아래의 조치를 요구하는 소송을 취급

재생산된 또는 침해된 제품의 사용의 중지

사용중지의 불이행에 대한 벌금형

침해에 의하여 발생된 손실과 손해의 유죄판결

- 산업재산권의 소유자가 제기한 소송이 인용되면, 침해자는 벌금을 지불하고 산업재산권에 관련된 제품의 사용을 중지하는 판결이 내려짐

- 손실 또는 손해가 증명되면 그 손실분과 손해분의 지불을 선고받음

- 한편, 민사소송에서 원고는 판사에 대하여 소송의 판결에 의해 침해가 금지되도록 예비적인 법적 보호 및 예심 판결을 요구할 수 있음

바. 통관 조치

- 산업재산권에 관련된 물품의 모방, 변경, 모방이 된 표장을 사용한 제품, 또는 출처의 표시 위조된 제품은 이해관계가 있는 자의 신청 또는 직권에 의하여 세관 당국에 압수 될 수 있음

사. 형사 소송

- 산업재산권법의 몇몇 조항의 위반은 형사 소송의 대상이 됨

- 형사 소송에서는 산업재산권의 침해에 대한 반론과 소제기에 대비하여 압수된 제품에 대한 기술 감식이 가능하도록 수색과 압수의 예비 조치가 필요함

- 형사소송에서 원고는 검찰청 임

2. 권리침해구제를 위한 특별규정

가. 개요

- 무체재산권인 특허권은 점유하여 관리하는 것이 불가능하므로, 타인에 의한 침해가 용이하게 행해질 수 있음. 반면에, 권리의 외연이 명확하지 않으므로 침해 행위의 입증이 곤란함

- 침해행위에 의해 권리자 자신이 특허발명을 실시할 수 없는 것은 아니므로, 권리자의 손해액을 입증하기 어려움

- 산업재산권이 무체재산임을 감안하여, 침해행위로부터의 구제의 곤란성을 경감하기위해서 산업재산권법에는 특별규정이 마련되어 있음

- 이하에서는 특별규정에 대해 알아봄

나. 손해배상에 관한 특별규정(산업재산권법 제208조, 제210조)

- 손해배상액은 침해가 없었다면 피침해자가 얻었을 이익에 의하여 결정됨

- 이익의 손실은 아래의 사항 중 피해자에게 가장 유리한 것을 사용해 결정

○ 침해가 없었을 경우 피침해자가 얻었을 이익

○ 권리의 침해자가 얻은 이익

○ 침해된 권리의 소유자에 의해 그 권리의 대상을 합법적으로 실시하는 실시(사용)권이 침해자에게 허락되었다면 지불하였을 대가

- 산업재산권법은 손해배상액을 결정함에 있어서 위의 세가지 항목을 규정함으로써 손해액의 입증을 용이하게 하였음. 특히, 위의 세가지 항목 중 피침해자에게 가장 유리한 액수를 이용하여 결정하도록 함으로써 피침해자를 두텁게 보고하고 있음

다. 방법특허의 침해에 대한 특별규정(산업재산권법 제201조)

- 방법에 관한 특허의 침해사건에 대해 수색 및 압수의 절차를 위하는 경우, 집행관에게 감정인이 동행하여 불법행위의 존재에 대한 예비적 검증을 실시함

- 법관은 침해자가 특허방법을 사용해 취득한 제품의 압수를 명할 수 있음

- 방법에 관한 특허의 경우에는 제품이 동일하더라도 특허받은 방법을 사용하여해 침해이므로 침해의 입증이 더 곤란함. 따라서 소송 등의 절차에서 수색 및 압수의 절차를 취하는 경우 방법 특허를 침해하고 있는지 예비적 검증을 실시함으로써 침해자의 증거 훼손 등을 방지

라. 가중벌(산업재산권법 제196조)

- 특허권을 비롯한 산업재산권의 존재를 알 수 없었거나 산업재산권의 존재를 알 수 있었던 자가 산업재산권을 침해한 경우에는 그 형을 1/3 ~ 1/2 가중함

- 산업재산권의 존재를 알 수 있었거나 산업재산권을 존재를 알 수 있었던 자는 다음과 같음

○ 침해자가 특허권자, 등록소유자 또는 그 실시(사용)권자의 대표자, 수임인, 대리인, 파트너 또는 종업원이거나 과거에 그러한 관계가 있었던 경우

○ 개작, 복제 또는 모방된 표장이 저명표장 또는 주지표장이거나, 증명표장 또는 단체표장인 경우

마. 산업재산권법에 대한 위법행위의 일반규정(산업재산권법 제209조)

- 산업재산권법에 규정되지 아니한 산업재산권 침해행위 및 부정경쟁 행위. 타인의 신용 또는 사업에 손해를 줄 염려가 있는 행위, 기업간이나 서비스 제공 업자간, 시장에 나온 제품이나 서비스 간에 혼동을 일으킬 염려가 있는 행위에 의해서 발생된 손실에 관해서는 피해자는 그 보상으로 손해를 받을 권리를 가짐

- 침해자의 모든 위법행위를 법에 규정하기 어려우므로 본 조와 같이 침해 및 부정경쟁 행위에 대하여 피해자를 구제함

- 회복이 불가능하거나 곤란한 손해를 막기 위해 소송 절차에서 피고인을 소환하기 전에 침해행위 또는 침해의 염려가 있는 행위를 정지시키는 가처분 명령을 할 수 있음. 필요하다고 판단 된 경우, 현금 담보 또는 보증 담보의 공탁을 명할 수 있음

- 등록표장의 명백한 복제 또는 모방의 경우, 법원은 위조 또는 모방된 표장을 부착한 모든 상품, 제품, 물품, 라벨 등에 대해 압수를 명할 수 있음

바. 통관 조치(산업재산권법 제198조)

- 세관은 직권 또는 이해관계인의 청구에 의해 위조, 개작 또는 모방된 표장 또는 허위의 출처표시가 부착된 제품을 통관시에 압류할 수 있음

사. 간접침해

- 특허권의 직접침해는 아니지만 침해에 대한 개연성이 큰 행위를 간접침해로 규점함으로써 특허권자를 보호

- 특허제품의 부품 또는 특허방법을 실시하기 위한 재료 또는 기구를 공급하는 행위

- 간접침해는 부품, 재료, 기구의 최종 사용에 의해서 필연적으로 특허대상이 실시되는 겨우임

3. 브라질의 사법 구조

1) 연방법원 : 연방 기구에 관련된 소송 진행

- 소송: 연방 재판으로부터 시작. 연방 재판소에 대한 판결에 불만이 있는 경우 연방 공소 재판소에 항소를 제기. 상고는 연방 최고 재판소에 제기하며 특별한 상고의 경우 고등 재판소에 제기함

2) 주 법원 : 민사에 관한 소송 진행

- 소송: 민사 재판소로부터 시작. 민사 재판소에 대한 판결에 불만이 있는 경우 주 공소 재판소에 항소를 제기. 상고는 연방 초고 재판소에 제기하며 특별한 상고의 경우 고등 재판소에 제기함

- 통상적인 산업재산권의 침해에 대한 소송은 민사 재판소에 제기

4. 침해시 권리자의 대응 방안

- 제3자가 권리자의 승인 없이 산업재산권을 침해하는 경우에 권리자는 먼저 제3자가 실시(사용)하고 있는 대상물이 자신의 권리에 속하는 지를 판단

- 제3자의 실시(사용)이 권리자의 권리를 침해하고 있다고 판단되는 경우, 통지를 하고 민사 및/또는 형사 재판을 진행할 수 있음

가. 통지

- 권리자는 실시(사용)하고 있는 대상품이 산업재산권의 침해임을 인식시키는 사법외 통지를 하거나 침해자에게 사용 중지 의무를 지우고 경고하는 사법통지를 할 수 있음

- 사법외 통지의 경우 권리자와 침해자 쌍방의 합의를 도출하는 것을 목적으로 함

- 합의가 이루어지지 않는 경우에는 사법 수단에 의하여 침해를 막아야 함. 사법 통지를 하여 경고 및 소송의 준비를 함

- 사법 통지는 사법 절차를 이용하기 위한 필수적인 절차, 판사가 관계자를 소집하도록 요구하는 것

나. 탐색과 압수의 민사 소송

- 민사소송법 제839조 및 동법 제843조에 규정되어 있는 경고 소송

- 목적: 주 수송에 있어서 피해자의 권리를 보호하기위한 예방형, 매개형의 긴급조치

- 산업재산권에 대한 침해 또는 침해의 위험이 있을 경우 주 소송에 대하여 예비적, 부수적인 형태로 제기 될 수 있음

- 모방이나 부정한 경쟁으로부터 생긴 대상을 압수하여야 할 긴급한 필요성이 있는 경우에 제기됨

- 원고는 자신이 권리자임을 증명하여야 하고 , 필요한 경우 모방 또는 부정한 경쟁을 하고 있는 증거, 압수되어야 할 대상이 있는 장소, 서류 등 실시권의 증명서 및 권리자로부터 권리의 보호를 위한 소송을 제기할 수 있는 권리를 부여 받았음을 증명해야 함

- 소송의 절차

1) 최초의 청원·서류 증거

2) 보증금 , 재판소에 비밀의 정당 이유의 제기

3) 대립되는 당사자의 공청 없음의 승인

4) 법률 집행 위임

5) 위임의 수행·조서의 작성

6) 소환

7) 일반의 경고 소송의 관례를 따름

다. 침해에 대한 민사 소송

- 민사소송법 제282조와 동법 제457조에 규정

- 목적: 침해자의 행위가 산업재산권의 침해임을 확인하고, 침해자에게 침해행위를 중지시키고 침해에 따른 손해를 보상받는 것

- 원고는 산업재산권이 있음을 증명하여야 하고, 필요한 경우 실시권의 증명서, 모방 또는 부정한 경쟁을 실시하고 있는 증거, 침해자가 실시하고 있는 대상을 특정하여야 함

- 침해자가 실시하고 있는 대상을 특정하는 증거와 함께 예비적으로 원고의 권리가 침해되고 있는 것을 증명하기에 적합한 기술적 감정서, 의견서를 제출할 수 있음

5. 침해 통지를 받은 경우의 대처 방안

가. 협상의 진행 여부 결정

- 권리자로부터 침해를 통지를 받은 경우, 협상을 진행할 것인지 아니면 이를 무시하거나 반대로 사업을 중단하거나 소송을 제기할 것인지를 결정하여야 함. 어느 경우든 협상을 진행하는 것이 바람직함

- 사업을 중단하는 경우 과거분의 손해배상이 남아있게 되고, 경고장을 무시하거나 무효 심판 등의 법적 조치를 취하는 것은 승소하지 못하면 권리자로부터 더욱 강력한 제재를 받게 될 수 있음

- 사업 중단이나 법적 조치는 최후의 수단으로 삼는 것이 바람직함

- 권리자가 반드시 협상에서 유리한 입장에 있는 것은 결코 아니므로 사전에 협상을 통해 해결점을 찾는 것이 바람직함

- 권리자의 입장에서 소송을 진행하는 것은 부담이므로 특별한 이유가 없는 한 협상을 거부하는 경우는 드뭄

나. 침해 증거의 요청

- 통상의 경고장에서는 특허번호와 침해제품을 적시하고 침해 중단 또는 실시료의 지급을 요청하는 내용 포함. 구체적인 침해 증거와 클레임 차트를 요청하면서 협상을 통해 원만히 해결할 의지가 있음을 보이는 것이 좋음

- 소송에서 침해 입증의 책임은 권리자에게 있는 것이므로 이러한 요구는 무리한 것이 아님

다. 무효 조사 및 침해 검토

- 침해 증거를 권리자로부터 받으면, 대상 특허에 대한 무효조사를 행하는 동시에 침해 증거를 기초로 침해 여부 검토

- 협상에서는 무효와 비침해의 주장을 통시에 펼치는 것이 좋음

- 무효나 비침해의 가능성이 50%에 미치지 않는다고 생각되더라도 협상에서 이를 주장하는 것이 좋음

- 무효나 비침해의 가능성이 조금이라도 있다는 것은 권리자로 하여금 소송을 제기하는 것을 주저하게 만들 수 있음

라. 대응 특허 및 권리자의 배경 조사

- 자신이 보유하고 있는 특허 중에 권리자에게 맞대응할 수 있는 특허가 있는지에 대한 조사도 행하여야 함

- 맞대응할 수 있는 특허가 있다면 크로스라이센스로 이어질 수 있고, 적어도 권리자가 요구하는 실시료를 감액시킬 근거가 될 수 있음

- 맞대응 할 특허를 보유하고 있지 않다면, 특허를 매입하는 것도 고려해볼 수 있음

- 권리자가 관련 제품을 제조하는 회사인지 여부와 대상품을 실시하고 있는지 및 대상 특허에 대해 이미 실시료를 지불하는 회사가 있는지 여부를 조사하는 것도 좋음

- 관련 제품의 생산량이 많은 회사일수록 방어력은 약함. 그런 회사는 단 한건의 특허 침해로도 엄청난 액수의 실시료가 책정되므로, 맞대응할 수 있는 대응 특허가 단 한건만 보유하더라도 협상에서 매우 유리한 고지를 점할 수 있음

- 권리자가 주장하는 대상 특허에 대해 이미 실시료를 지불하고 있는 제3의 회사가 있다면, 이 또한 권리자에게 부담이 됨

- 권리자가 권리의 대상품을 실시하고 있지 않는 경우에는 강제실시권을 요구할 수 있거나 취소 심판을 제기할 수 있음

마. 협상의 진행

- 정해진 것은 아니나, 대상 특허에 대한 무효 여부 및 침해 여부에 대한 협상과 실시료의 책정이나 지불에 대한 협상으로 나뉠 수 있음

- 무효여부와 침해여부: 사실상 소송에서 판결을 받기 전에는 누구도 장담할 수 없는 것임. 무효 가능성 및 비침해 가능성의 주장이 어느 정도 설득력이 있다면, 실시료도 그에 따라 상당히 감액시킬 수 있음

- 권리자가 제품을 생산하는 회사라면 크로스라이센스를 원하는 경우가 많음. 권리자의 특허에 대해 실시 계약을 체결한 후에 그 실시권자가 자신이 보유한 특허를 가지고 그 권리자에게 역으로 권리를 행사하게 되면, 권리자는 이미 자신의 특허에 대해서는 실시 계약이 체결되어 있으므로 이에 대응할 특허가 없기 때문임. 이러한 측면도 협상에서 유리한 고지를 점령하기 위해 이용할 수 있음

바. 회피 설계

- 실시료의 지불이 불가피하다면, 협상을 통해 그 실시료의 액수를 감소시키도록 노력해야 함

- 회피 설계를 통해 미래의 실시료 지불을 피할 수 있는 길을 찾는 것도 필요함

- 계약 체결 시에는 시장의 변화나 회피 설계 가능성에 따라 계약 기간을 정하는 것도 필요

사. 법적 대응

- 사업 중단이나 법적 대응은 최후의 수단으로 결정

- 협상을 통해 무효 및 비침해 가능성에 대해 보다 정확한 예측이 가능하게 됨

- 권리자가 수용할 수 없는 요구를 고집하거나 소송에서의 승리에 확신을 가지게 도니다면, 법적 대응으로 이어질 수 밖에 없음

- 법적 수단으로서는 앞서 설명한 무효 심판이나 강제 실시권 부여 심판이 있을 수 있음

제4절 부정경쟁방지에 의한 보호

1. 부정경쟁행위 유형

- 산업재산권법 제195조는 다음과 같은 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있음

1) 이익을 얻을 목적으로 어떤 수단에 의하는 것이든, 경쟁상대를 해치는 허위의 진술하는 행위

2) 이익을 얻을 목적으로, 경쟁 상대에 관한 허위의 정보를 제공하거나 유포하는 행위

3) 타인의 고객을 자기 또는 다른 당사자의 고객으로 전화시키는 위하여 사기적 수단을 사용하는 행위

4) 제품 또는 사업체에 대하여 오인을 일으키기 위해 타인의 선전 문언 또는 표지를 사용 또는 모방하는 행위

5) 타인의 상호, 사업체 명칭 또는 기장을 부적절하게 사용하는 행위 또는 그러한 표시를 한 제품을 판매, 판매를 위한 전시 또는 청약, 저장하는 행위

6) 타인의 제품에 관해, 당해 타인의 동을 얻지 않고, 그 개인명 또는 상호를 자기의 개인명 또는 상호로 바꾸는 행위

7) 선전을 위해, 실제로는 받지 않은 상 또는 영예를 본인이 받았다고 주장하는 행위

8)

- 조약폼 또는 위조품을 타인의 용기 또는 포장에 넣어 판매 또는 판매의 청약을 하는 행위

- 또는 제품이 조약품 또는 위조품인지 불문하고, 동종의 제품을 판매하기 위해 타인의 용기 또는 포장을 사용하는 행위

- 다만 그 행위가 더욱 중대한 위법행위를 구성하고 있지 않는 것을 조건으로 함

9) 경쟁 상대의 종업원에 대해, 그 종업원이 직책에 반하여 해당인에 이익을 주기 위해, 금전 기타의 이익을 공여 또는 약속하는 행위

10) 종업원으로서의 의무를 위반해 경쟁상대의 편의를 도모하는 대가로서 금전 기타 이익을 수령하거나 또는 지불 또는 보수의 약속을 승낙하는 행위

11) 공지된 또는 당해 분야의 숙련자에게 자명한 사항을 제외하고 계약관계 또는 고용관계에 의해 지득한 비밀의 지식, 정보 또는 자료로서, 공업, 상업 또는 서비스 제공에 대해 사용할 수 있던 것을 계약의 종료 후에도 허가를 얻지 않고 누설, 이용 또는 사용하는 행위

12) 전호에 기재한 종류의 지식 또는 정보로서 위법한 수단에 의해서 취득 또는 사기 행위에 의해 지득한 것을 허가를 엊지 않고 누설, 이용 또는 사용하는 행위

13) 사실에 반하여 어느 제품에 관해, 그것이 출원 또는 부여된 특허 또는 등록된 산업디자인이라고 칭하며, 전시 또는 판매의 청양을 하는 행위 또는 광고 또는 영업용 서류에 사실에 반하여 당해 제품에 대해 출원 또는 특허부여 또는 등록부여를 하는 취지를 기재하는 것

14) 시험 결과, 그 외의 미개시자료. 그 작성에 노력을 필요로 하여, 제품판매에 대한 인가를 취득하기 위한 조건으로서 정부기관에 제출된 것을 허가를 얻지 않고 누설하여 이용 혹은 사용하는 행위

2. 양벌규정 등

- 기업이 제11호 및 제12호에 정한 죄를 범한 경우, 그 책임은 기업의 사용자, 파트너 , 간부에게도 미침

- 제14호의 규정은 제품판매를 허가하는 권한이 부여되는 정부기관이 공중을 보호할 필요상 실시하는 공표에는 적용하지 않음

3. 부정경쟁행위에 대한 소송 절차, 제재 및 구제

- 민사/형사 소송을 이용할 수 있음

1)형사소송

- 소장(the complaint)은 침해 행위일로부터 6개월 이내에 제출되어야 함.

- 조사 및 압류 영장 요구 가능

- 법원은 3개월에서 1년 사이의 징역형 및 1크루제이로에서 10,000크루제이로 사이의 별금형 부과 가능

- 피해자에게는 손실 및 손해, 평판, 여타의 사업에 불리한 영향을 끼친 타인의 부정경쟁행위에 의해 발생한 손실, 상업이나 산업체 간, 판매를 위해 제공된 제품 및 물품 간에 발생한 혼동을 보상하기 위한 권리가 주어짐

2)민사소송

- 불법행위에 대한 가처분 및 손실, 손해에 대하여 배상을 요구할 권리 존재

- 청구인은 피해사실을 입증해야 함

- 손해에 대하여 일종 금액을 산출해야 함

 

출처 : 지식 재산권 보호가이드북18. 해외지식 재산권 특허보호XIV[브라질편]. 한국특허기술연구원